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PROCESO 34-IP-98
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 83, literal a), 146 y 147 ibídem y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del literal a) del artículo 82, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el
Expediente Interno Nº 4357, Actora: LABORATORIOS
FARMACOL LTDA. marca “OMEPRAL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
En la ciudad de Quito a los tres días del mes de diciembre de mil novecientos
VISTOS:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, formula solicitud para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 93, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con los artículos 83, literal a), 146 y 147 ibídem y el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal Que el Consejo de Estado de la República de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación de conformidad con el artículo 29 del citado Tratado de Creación del Tribunal, y el a cumple con los requisitos del artículo 61 del Estatuto del Tribunal. Que la consulta tiene su origen en el expediente 4357 en el cual la actora
LABORATORIOS FARMACOL LTDA. pretende alcanzar la nulidad de los
artículos 2º y 3º de la Resolución 25416 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 26 de noviembre de 1996, por la cual se declararon fundadas dos oposiciones presentadas a la solicitud de registro de la marca OMEPRAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y al mismo tiempo se declaró infundada otra oposición y se negó el Que la instancia jurisdiccional consultante considera como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: “1o: La sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA., solicitó
el registro de la marca OMEPRAL para distinguir productos “2o: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentaron oposiciones y observaciones por parte de LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A. quien alegó ser titular de la marca OMEPRAL, clase 5; ASTRA AKTIEBOLAG quien argumentó ser titular de la marca MOPRAL, clase 5; y LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A. quien adujo ser titular de la marca OMEPRAX SYNTHESIS, “Tramitadas las oposiciones la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 25416 de 26 de noviembre de 1996, por medio de la cual declaró infundada la oposición formulada por LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. dado que basó su oposición en marcas que no se encontraban registradas y declaró fundadas las oposiciones formuladas por ASTRA AKTIEBOLAG y LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A., manifestando que los registros de las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS se encuentran vigentes hasta noviembre 21 del año 2004. En consecuencia negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “3o: Contra la citada Resolución se interpuso recurso de apelación, sin que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se hubiera pronunciado expresamente sobre “4o: Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca OMEPRAL consiste en un signo perceptible y representación gráfica. Igualmente, ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 5, elaborados y comercializados por LABORATORIOS FARMACOL LTDA., de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados “2.- Se violaron los artículos 93 y 95 ibídem, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por interpretación errónea, por cuanto la División de observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OMEPRAL, clase 5, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada era confundible con las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS, para distinguir los “No tuvo en cuenta que los signos OMEPRAL, distintivos de productos de la clase 5, constituyen típicas modificaciones al signo OMEPRAZOL u OMEPRAZOLE, genérico de la misma clase de Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituye una modificación a un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca distintiva de los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo genérico o descriptivo. “El signo OMEPRAL al estar constituido por la modificación, mediante la supresión de letras, de la susceptible de ser usado y registrado como marca y, por lo mismo, de acuerdo con los principios universales sobre la materia, no resulta confundible “El hecho de que los signos precitados además de productos farmacéuticos que exigen un manejo comercializados mediante prescripción médica, reduce al máximo la pretendida y supuesta posibilidad de confusión alegada por las sociedades opositoras y acogida por la División de Signos “Por lo anterior, la marca solicitada no incurre en causal de irregistrabilidad sino que por el contrario es perfectamente procedente su registro para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas, pues de haberlo hecho, habría advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fue expedido el acto administrativo denegatorio del registro solicitado, concedió, a nombre de diferentes titulares, el registro de varias marcas que consisten en la modificación del signo “Tal observancia conduce a la no salvaguardia de los derechos a que se refiere el artículo 147 de la
Decisión 344 y que en el caso sub examine

CONSIDERANDO:
Que este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de una instancia judicial de un País Miembro como lo es el caso del alto órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa de Colombia y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, conforme a lo previsto en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. NORMAS POR INTERPRETARSE

Que las normas comunitarias cuya interpretación se solicita son los artículos
81, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 83 literal a) ibídem y los artículos 146 y 147 ibídem y 5º del Tratado de Creación del Tribunal. Que este Tribunal considera necesario incluir en la interpretación el artículo 82, literal a). En cambio, estima improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues el os establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares. Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro. Por lo antedicho la presente interpretación se limita a los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que
sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos
No puedan constituir marca conforme al artículo “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas
aquel os signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no
incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. CONCEPTO DE MARCA

El artículo 81 de la Decisión 344 exige que los signos para poder ser
registrados como marca deben ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. No obstante aunque hay signos que reúnen estos requisitos no pueden ser registrados en razón de estar incursos en alguno de los impedimentos que señalan los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión, como causales de irregistrabilidad de las marcas. Conforme al inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha dicho que “se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que determinada marca representa”. (OMPI, El Papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Ginebra 1983, página 3) El Tribunal interpretando el artículo 81 de la Decisión 344 ha dicho que éste “resalta una de las funciones esenciales de la marca como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Si una marca carece de esta característica o función diferenciadora, teniendo ambos productos distinto origen empresarial, no tendría razón de ser dentro del comercio .”. “la noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que l evan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios”. (Proceso 27-IP-95, G.O. Nº DE LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE
COMO MARCA:
“La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que
un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos. “El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquel o que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las "Percepción", dice además, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. "La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de “Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquel os referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos" “En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca,
radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. “Además: que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca”. (Proceso 10-IP-96, G.O.
Se establece como pauta básica general de registrabilidad para todo signo, el
El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter aquel signo que se confunda con aquel o que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características esenciales. Sin embargo, la marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y por el o ser, aunque en menor grado distintiva. Es la l amada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivos, y se Hay autores que han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial y que engloba tanto a la novedad como a la especialidad. LABORDE es de la opinión de que para que una marca sea distintiva tiene que ser "suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)". Para ROUBIER dicho carácter "puede no pertenecerle -sea porque la marca se confunde con otras marcas ya existentes, y que existen como se dice anterioridades- sea porque se trata de signos usuales genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden por ello ser apropiados". (Roubier, Paúl, le Droit de la Propiete Industrielle, París, 1954, T. II, pág. 559) BRAUN & CAPITAINE opinan que "cuando se dice que la marca debe ser distintiva, debe entenderse que la marca debe distinguir el origen o la proveniencia, y no la naturaleza o la industria del producto". Y luego agregan que la marca debe ser distintiva en si misma, es decir novedosa, excluyéndose a los signos simples y debe ser distintiva objetivamente, es decir, no parecida a otras. Más recientemente MATHELY ha sostenido que "el carácter distintivo, exigido para la validez de la marca, consiste entonces en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al público reconocerla. Aunque luego afirma que el carácter distintivo no debe ser confundido con la novedad ni con la especialidad”. Este autor asimila la novedad de un signo a su nivel creativo, a su fantasía. (Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Buenos Aíres, “La susceptibilidad de representación gráfica es sobre
todo un requisito formal para el registro, cuya finalidad consiste en que la oficina nacional competente conserve un soporte documental que le permita comparar la marca con otras ya registradas y con aquel as cuyo registro se solicite en el futuro, a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión, y proceder en consecuencia”. (Proceso 27-IP-97, “La representación gráfica, en definitiva, es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para el o de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". (Marco Matías ALEMÁN "Marcas" Top IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO

El artículo 82, literal a) de la Decisión 344 prescribe que no podrán registrarse
como marca los signos que no cumplan los requisitos señalados como esenciales en el artículo anterior. El artículo 82 es la consecuencia del artículo precedente puesto que un signo que carezca de uno de los tres requisitos esenciales está inhabilitado para ser susceptible de registro, es decir, constituye Las características de perceptibilidad y representación gráfica son básicas e inherentes para una marca al igual que la distintividad, pero es ésta característica en especial la que nos ha de ocupar en su análisis para la presente interpretación, por las condiciones que supone para su cabal cumplimiento. En lo que se refiere a signos no registrables: "Básicamente hay dos causas que impiden que un signo pueda ser registrado. La primera de ellas es que el mismo carezca de poder distintivo y por tanto, de entidad marcaria. La ley identifica cuatro categorías, las designaciones necesarias, los signos que han pasado al uso general, la forma y el color de los productos. La segunda causa está en las prohibiciones que la ley establece de registrar signos a pesar de su poder distintivo". (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aíres, El artículo 83 de la Decisión 344 literal a) en lo que se refiere a marcas idénticas o similares a otras ya registradas, establece que no pueden ser registradas “como marcas aquel os signos que, en relación con derechos de terceros,” sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para su registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca OMEPRAL (solicitada) frente a las marcas MOPRAL y OMEPRAX SYNTHESIS, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza "ortográfica y fonética que induce al público consumidor a un error", criterio administrativo que se fundamenta en la disposición antes citada que La parte demandante aduce que las marcas OMEPRAL, MOPRAL Y OMEPRAX SYNTHESIS no son confundibles, lo cual estaría corroborado por el hecho de encontrarse registradas, a nombre de diferentes titulares y que múltiples marcas distintivas de productos comprendidos en la clase 5 incluyen los radicales OME, PRA, o AZOLE. Estos prefijos son comunes para los productos farmacéuticos, pues se trata de expresiones derivadas de las denominaciones genéricas OMEPRAZOLE y OMEPRAZOL, inapropiables por cualquier persona. No obstante, la esencia de la marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. Esto es aplicable no solo con relación a marcas de distintos titulares, sino también con Tal prohibición rige para las marcas ya registradas o para solicitudes presentadas con anterioridad, que se refieran a signos idénticos o similares que protejan o vayan a proteger los mismos o iguales productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda l evar o inducir al público a error, entendiéndose que tales productos para que se origine la confusión puedan pertenecer a la misma o diferente clase del nomenclator. Es una de las formas clásicas de la confusión y no ofrece más dificultad que la determinación misma de la posibilidad de confusión. Si el signo tiene que ser distintivo para su registro atenta contra dicha distintividad la confusión, o el riesgo de confusión que puede producirse ante dos signos ya registrados o anteriormente solicitados. LA CONFUSIÓN
"Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el
riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible
carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que el a se refiere. De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo l eva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce. El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88, y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94". (Proceso 5-IP-94, G. O. N° 177 de 20 abril de 1995). “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre el as. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994) “El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe l evar a cabo para l egar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los Procesos 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro”. (Proceso 2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996) La confusión según la doctrina y jurisprudencia del Tribunal, se puede presentar por similitudes ortográficas, auditivas y conceptuales.

Similitud Ortográfica:
Es quizás, la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para el o, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o

Similitud Auditiva:
Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la

Reglas para decidir la Confusión:


Según la doctrina y jurisprudencia del Tribunal, se establece las siguientes reglas
para decidir la confusión en el caso de conflicto entre dos signos.

Cotejo Sucesivo:
Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto es lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a si a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y en el En el presente caso hay que tener en cuenta la regla de la comparación total de los signos, en razón de que una de las marcas opuestas es OMEPRAX SYNTHESIS, y no solamente OMEPRAX como se hace relación en la impugnación a la demanda.

Preponderancia de las semejanzas:
El objetivo primero de la ley de marcas es evitar la coexistencia de marcas confundibles, como medida de protección al consumidor evitándole el error o confusión en la adquisición de bienes y servicios de marcas similares o iguales que le puedan ocasionar tal error o confusión. Por el o en el cotejo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica BREUER MORENO "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en el as, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. En el presente caso materia de la interpretación hay que tomar en cuenta una circunstancia específica que es la que se refiere a los productos farmacéuticos.

Los Productos Farmacéuticos
Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos. Durante muchos años en estos conflictos el juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que "el consumidor es el más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta.". Eran factores que impedían la confusión por la intervención de médicos con receta o un consejo, y la modalidad de expendio de dichos productos. Esta jurisprudencia fue luego modificada. Ya no se realizaría el cotejo según el grado de atención que prestaría el consumidor. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna. El juzgador trataba así de evitar la confusión posterior a la compra, la confusión que podría producirse al tomar el medicamento del botiquín. El criterio a aplicar no sería benévolo, sino "circunstancial" que estará influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión indebida del producto medicinal que designan (contraindicaciones, carácter tóxico, etc.) por el contralor que exista para su expendio, y eventualmente también por otras razones. En la práctica, la aplicación de este criterio circunstancial significó el total abandono del criterio benévolo y la aplicación de uno riguroso, dado que la ingestión equivocada de cualquier producto medicinal puede producir efectos nocivos, o como se dijo, por estar "en juego signos que identifican comercialmente medicamentos que tienen particular proyección sobre la salud". Sin embargo, se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa. Si no hay confusión en ese momento parece difícil que se produzca después. No hay ninguna razón que autorice a pensar que quien tuvo un cuidado especial al comprar no lo tenga después. En sentencia de la Excma. Cámara Argentina que trae Otamendi, a pesar de reconocer que no postulaba "un regreso al antiguo criterio benévolo sostuvo que lo más adecuado es no ir más allá, con relación a los productos medicinales, de exigir una razonable diferenciación de las designaciones, para determinar, lo cual el juzgador deberá aplicar las tradicionales pautas sentadas por el Tribunal respecto de la generalidad de las categorías de Nomenclator oficial". "El derecho judicial que sugiero tiende -a que quien deba tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las farmacias están l enos de específicos contenidos en envases similares o con denominaciones parecidas, así que lo que corresponde es que no compre el remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomó. Si los jueces estimulásemos la confianza de esa persona en el sentido de que las similitudes son inexistentes, habríamos contribuido sin desearlo, a afianzar una actitud moderna que la medicina moderna intenta combatir". (Otamendi Jorge, Derecho Marcario, El señalar una diferencia entre las diversas marcas que pertenecen a la clase 1, 4 y 5 que se refieren a productos químicos y farmacéuticos es básica, ya que dentro de las mismas se encuentra asentado el precedente de beneficiar al público en general a obtener un producto que fácilmente identifique alguna de sus propiedades químicas. Es muy válido que una casa farmacéutica corra el riesgo que al obtener derechos de registro de una marca existan otras que sin ser idénticas a la suya puedan ser similares y exista cierto riesgo de confusión por haber usado las primeras letras del químico más importante en su medicamento. La naturaleza de las marcas de productos farmacéuticos dan a conocer al público y a sus comerciantes una cualidad que tiene el producto, de esta manera si son aceptadas por la Oficina Nacional Competente diferentes marcas de medicamentos similares en sus radicales por señalar una de las bondades del medicamento, no se puede pensar que se limite el registro de marcas farmacéuticas que tienen una misma finalidad. Por ejemplo si una casa farmacéutica decide el tener una exclusividad en el registro marcario con el nombre de un medicamento no debe usar la combinación de letras de uno de los compuestos del mismo ya que otros tienen el mismo derecho de registrar un nombre que sin ser idéntico al primero sea confundible por utilizar una combinación de letras del mismo componente químico genérico resultando por “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar daño irreparable a la salud humana, más aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. (Proceso 13-IP- El Tratadista mexicano David Rangel Medina, expresó que: “Es en el campo de la química, de la farmacia y de la biología en general donde suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable en estos tiempos en que los productos de laboratorio se multiplican, de sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas cuál es la composición de “En la composición de las marcas de este género -escribe Da Gama Cerqueira- sobre todo en la industria farmacéutica, es común el empleo de radicales sacados de palabras de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con el os nombres originales por medio de procesos lingüísticos de yuxtaposición y aglutinación. Otras veces, se procede por la supresión de letras o sílabas de palabras conocidas o por la intercalación o transposición de sus elementos. En la industria de medicamentos es común el empleo de radicales, de nombres de substancias químicas, como CALCI, CALC, IOD, BROM, LACTO, LACTI, CARBO, FER, BISM, ARBS, PEPTO, GLUC, FOSF, SULF, etc., los cuales, ligados a otros elementos, forman denominaciones especiales, como calcigenol, iodinjectol, bromural, lactipan, bismanión, arsan, peptocalcio, glucal, fosfatán, sulfargil. Otras veces, la radical se refiere al órgano (pulm, hepato, oto), dando lugar a marcas como pulmoquinín, hepabilín, otalgán, o a la propia enfermedad (bronchi, gastr, pio), o también al modo de aplicar el medicamento (trans, endo, etc.), formando denominaciones como “Todas estas radicales, prefijos y sufijos -sigue diciendo el autor brasileño- siendo de uso común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. Lo cual, sin embargo, no significa que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registradas, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos. Es cierto que el número limitado de esos elementos no permite la formación de marcas absolutamente distintas, habiendo cierta semejanza entre las que se componen con los mismos radicales y sufijos. De ahí resulta que las cuestiones entre marcas de tal especie no pueden ser examinadas con el mismo rigor que se justificaría en relación a denominaciones completamente arbitrarias.”. (David Rangel Medina, Tratado de Derecho Básicamente hay que tomar muy en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en lo que se refiere al registro de una marca, puesto que al tomar un prefijo del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario; es decir, que al juzgar registros de marcas de productos farmacéuticos se debe tomar en cuenta estas características específicas para el tema. Y por ende la oficina nacional competente debe tomar en cuenta éstas en todos los A manera ejemplificativa citaremos algunas de las jurisprudencias del Tribunal Proceso 13-IP-97 DERMALEX, Gaceta Oficial N° 329 de 9 de marzo de 1998; Proceso 21-IP-95, AFLOX, Gaceta Oficial N° 233 de 19 de noviembre de 1996; Proceso 18-IP-95, SULFAPLATA, Gaceta Oficial N° 231 de 17 de octubre de 1996.

Marcas Farmacéuticas:
Con referencia a las marcas farmacéuticas, el Tribunal dentro del Proceso 13-IP- “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que se supone una excepción a los principios generales anteriormente señalados, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas "este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación" (Jesús Gómez Montero, "Revista General de Derecho", Valencia - España, Octubre-Noviembre 1993, pág. 10389). Estos prefijos o sufijos entre otros son: prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas de productos farmacéuticos. Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales. Un tercer criterio jurisprudencial es el de que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas. El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas LAXATIN y LEXICAN, en "El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la calificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden" (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLOR y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la "La dispensión rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud". (Proceso 13-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA
En lo que se refiere a los artículos 93 y 95, materia de ésta interpretación, una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma. A partir de ésta, los terceros que tengan intereses legítimos sobre la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante "observaciones", las que se pueden presentar en los siguientes 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (art. 93). De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario ".para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos,." (art. 95). Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. La facultad otorgada a la oficina nacional competente, de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de "observaciones" compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquel os no lo libera de la obligación legal de este examen. En efecto, el fin y objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de marcas. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, independientemente de que el interesado haya solicitado o no la aplicación de el as. EL INTERÉS LEGÍTIMO

Condición sine qua non para que la observación sea aceptada por la oficina
nacional competente es la de que el observante tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe ser probado en el momento administrativo respectivo. (Proceso 2-IP-94, G.O. N° 163 de 12 de El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga "legítimo interés" y quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado. Más como definición de lo que es y significa legítimo interés, Marco Matías Alemán en su obra "Marcas" (ob.cit. pág. 115) trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes les asiste tal legítimo interés, y anota que el "legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la observación, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observación. Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del país donde se solicita el registro, o haya sido solicitado primero la marca en un país miembro diferente a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una solicitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición); igualmente le asiste legítimo interés al titular de un derecho de autor, etc." citado en el Proceso 32-IP-96, Gaceta Oficial N° 279 de 25 de julio de 1997. Entre las personas legitimadas, Fernández Novoa cita al "titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien de riesgo de asociación.” ("Derecho
de Marcas”, Madrid, 1990, pág. 154).
Según Metke "cumple con el requisito de legítimo interés no sólo quien alegue un derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca (causales de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83), sino el que pueda efectuarse aun en forma indirecta, por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (causales consagradas en el art. 82)". (ob. cit, pág. 108, Marco Matías Alemán, MARCAS)

VIII. RESOLUCIÓN SOBRE LAS OBSERVACIONES
La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la "denegación o concesión" del registro deberá realizar un análisis de la solicitud de registro frente a las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud y omitiendo las mismas, dar paso a la concesión o negación del registro l evaría a la nulidad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de "cualquiera" de las disposiciones de la Decisión que se El artículo 95 obliga a notificar la resolución solamente al peticionario pero este Tribunal cree y estima que existiendo un oponente con legítimo interés también debería notificarse dicha resolución a éste, confiriéndosele los derechos procesales de acuerdo a la legislación interna de cada País Miembro si ésta lo convierte en parte del proceso o simplemente en coadyuvante de la administración, en cuyo caso su actuación culmina con la simple presentación de En los Procesos ya referidos 27-IP-95 y 12-IP-96, el Tribunal fijó su criterio "la facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro "No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. "Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. "Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. ".Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos (Proceso 13-IP-97, G. O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998)
Con base en las consideraciones anteriormente expuestas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
Para que un signo se considere apto para el registro marcario debe reunir las tres condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Que el signo reúna los tres requisitos básicos, no significa que esté asegurado su registro; antes se tomará en cuenta que éste no se hal e incurso en alguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o negar la solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como La autoridad competente para emitir registros de marcas en cada País Miembro de la Comunidad Andina, deberá analizar eficientemente y de manera objetiva todas las solicitudes de registros marcarios, a fin de unificar sus actos y de esa manera no sacrificar la aplicación uniforme de Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada para los mismos productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro, en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. En un conflicto entre un signo registrado -derecho adquirido- frente a otro por registrarse o solicitado -mera espectativa-, el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero. Para el registro de marcas de productos farmacéuticos, la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro deberá remitirse a la jurisprudencia comunitaria para analizar la confundibilidad entre un signo ya registrado y De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial del Ordenamiento Jurídico Andino, Notifíquese esta interpretación al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera mediante el envío de copia certificada y sel ada de la misma. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. PRESIDENTE

Juan José Cal e y Cal e
MAGISTRADO
MAGISTRADO
MAGISTRADO
SECRETARIO a.i.

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